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[12/06/2018]Núcleo de Direito Administrativo

A aplicação do princípio da especialidade no direito marcário: marcas idênticas podem coexistir, desde que pertençam a mercados distintos

A Lei n. 9.279/1996, denominada de Lei da Propriedade Industrial (LPI), regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial no Brasil. Em síntese, a LPI estabelece que a proteção desses direitos deve levar em conta o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, e pode se dar mediante a concessão de i) patentes de invenção e de modelo de utilidade; ii) registro de desenho industrial; iii) registro de marca; iv) repressão às falsas indicações geográficas; e v) repressão à concorrência desleal.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), criado pela Lei n. 5.648/1970, é a instituição responsável pela garantia desses direitos. Aqueles que desejam distinguir seus produtos ou serviços, proteger e consolidar seus negócios e evitar eventual concorrência desleal podem formular o pedido de registro de suas marcas perante o INPI.

Para analisar esses pedidos, o INPI deve verificar se a marca sob análise esbarra em uma das 23 (vinte e três) vedações constantes no art. 124 da LPI. E, na maior parte das vezes, os pedidos de registro são indeferidos em razão da aplicação do inciso XIX desse dispositivo, segundo o qual “Não são registráveis como marca: (…) reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”.

A pretexto de garantir a proteção de outras marcas, é comum que o INPI incorra em equívocos e indefira os pedidos de registro com base nesse dispositivo, pelo simples fato de uma marca ser igual ou semelhante a outra já registrada.

A identidade ou similitude de duas marcas, contudo, não é suficiente para se chegar à conclusão de que elas não podem coexistir no mercado. Para que a vedação seja aplicada, é imprescindível que os produtos/serviços sejam suscetíveis de causar confusão no consumidor.

Isso porque o direito marcário é regido pelo princípio da especialidade, comando limitativo do direito exclusivo da marca. Por esse princípio, autoriza-se a coexistência de marcas até mesmo idênticas, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades diversos.

Justamente para facilitar a análise é que as marcas podem ser registradas sob diversas formas, tais como nominativas (palavras, combinações de letras, algarismos e neologismos), figurativas (desenhos e ilustrações estilizadas) e mistas (junção de elementos nominativos e figurativos). As marcas possuem, ainda, classes e especificações, uniformizadas por tratados e acordos internacionais, que asseguram a especificidade e a proteção dos direitos marcários de seus titulares.

Desde que postas em classes díspares, duas marcas podem conviver harmonicamente. É o caso, por exemplo, da marca de revista “X”, inserida na classe de “periódicos”, e da marca de doces também “X”, inserida na classe de “alimentos”. A não ser no caso de marcas de alto renome ou notórias, disciplinadas pela LPI de forma especial e apartada, não se pode indeferir sumariamente o registro de marcas iguais, mas situadas em nichos de atuação completamente alheios.

Esse é, inclusive, o entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca do tema. Para a Corte Superior, o que deve ser objeto de preocupação do direito marcário é a possibilidade de a nova marca causar algum prejuízo ao titular da marca anteriormente registrada, passível de configuração de concorrência desleal, ou a possibilidade de confusão no consumidor, hipóteses não factíveis quando os produtos/serviços estão inseridos em nichos diversos.

Os elementos de diferenciação das marcas, portanto, têm substancial importância e não devem ser desconsiderados pelo INPI por ocasião da análise dos respectivos pedidos de registro. Os óbices criados por essa Instituição, ao contrário de resguardarem os interesses dos proprietários das marcas e dos consumidores, acabam por infringir dispositivos da LPI e, via de consequência, impedem o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.