A 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu pela ilegalidade da utilização do nome de concorrentes como palavra-chave em mecanismos de busca na internet, isto é, em links patrocinados.
Ao julgar a apelação n. 1092907-36.2021.8.26.0100, interposta pela empresa Polomasther, a Corte condenou as concorrentes Plumadigital, Valid Certificadora Digital e Serasa Experian, bem como a provedora dos serviços de busca, Google Brasil, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 50 mil e de danos materiais a serem quantificados em procedimento próprio.
No curso da demanda, foi constatado que a pesquisa pelo nome da Autora no mecanismo de pesquisa da Google (empresa da qual ela também é cliente) trazia os nomes de suas concorrentes em links patrocinados que figuravam no topo dos resultados.
Em seu voto, o Relator Desembargador Cesar Ciampolini apontou que a utilização da marca da autora pelas concorrentes no “Google Ads” se enquadra no conceito de ato parasitário[1] e que esse tipo de conduta tem sido reiteradamente rechaçado pelas câmaras do TJSP.
Pontuou, ainda, que, ao prestar o referido serviço às empresas Plumadigital, Valid Certificadora Digital e Serasa Experian, a Google Brasil tinha inequívoco conhecimento da utilização de marca alheia, isto é, da violação da propriedade intelectual da Polomasther e, mesmo sem autorização da titular da marca, permitiu que os anúncios fossem veiculados, tendo auferido lucro com a atividade, o que justificou sua condenação solidária, na linha da jurisprudência do Tribunal em casos semelhantes.
Quanto ao ponto, o acórdão consignou que “foi expressamente reconhecido que a Google confessou em contraminuta ter oferecido a marca registrada pela autora, Polomasther, para compra por terceiros como chave de busca de sua ferramenta Google Ads”, o que embasou a conclusão de que a empresa Google tomou inequívoco conhecimento do uso de marca alheia, o que permitiu-lhe obter lucro, sem autorização do titular da marca, violando sua propriedade industrial.
A utilização da publicidade digital (links e anúncios patrocinados em sites e aplicativos) tem se tornado cada vez mais difundida nas grandes, médias e pequenas empresas brasileiras, o que decorre do incremento tecnológico e da evolução do e-commerce, que são favoráveis ao desenvolviemento do empreendedorismo brasileiro, porém devem ser vistos sob a ótica dos regramentos específicos da Lei de Propriedade Industrial[2], do Marco Civil da Internet e do Direito do Consumidor.
A matéria já foi apreciada também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), v.g., por ocasião do julgamento do REsp n. 1.937.989/SP (Informativo de Jurisprudência n. 747), tendo a orientação da Corte Superior se firmado no mesmo sentido daquela agora encontrada pelo TJSP. Em complemento, o STJ já julgou ser possível a imposição aos provedores o dever de fornecer os nomes ou domínios das patrocinadoras de links nas ferramentas “Google Ads” relacionados a determinada expressão utilizada de forma isolada ou conjunta, em decorrência da obrigação legal de guarda de registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, prevista pelo Marco Civil da Internet[3] (REsp n. 1.961.480/SP).
De um lado, o julgado é relevante mesmo às empresas que não utilizam esse tipo de ferramenta de anúncio, visto que devem se atentar à necessidade de proteção de suas marcas para evitar que elas sejam exploradas de forma indevida por seus concorrentes. O registro da marca junto ao INPI, além de agregar valor ao ativo intangível da sociedade empresária, pode ser fundamental para coibir esse tipo de concorrência desleal administrativa e/ou judicialmente.
Por outro lado, as empresas que utilizam esse tipo de publicidade devem ter cuidado para não fazer uso indevido da propriedade intelectual alheia ou, no mínimo, ter ciência dos riscos jurídicos envolvidos. Como esse tipo de serviço geralmente é prestado por especialistas ou terceiros contratados, é importante que os tomadores de decisão entendam quais termos e estratégias estão sendo utilizados e se certifiquem de que estão de acordo com a legislação sobre o tema.
[1] “O aproveitador busca de alguma forma obter vantagens, sem muito esforço, utilizando fama e prestígio angariados por determinada marca ou nome empresarial, associando a sua marca de alguma forma àquela, buscando assim locupletar-se.” (CAMELIER DA SILVA, Alberto Luís; Concorrência Desleal, Atos de Confusão; p. 89)
[2] Art. 195/LPI. Comete crime de concorrência desleal quem:
III – emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;
IV – usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;
V – usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;
[3] Art. 22/Lei n. 12.965/14. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet.
